“盈科·上社法学讲坛”第三十五讲：商标在先使用规则中应赋予在先使用人排他权的证伪
日期：2021-04-22来源：法学研究所
2021年3月4日上午，“盈科·上社法学讲坛”第35讲在法学所432会议室顺利举行。上海社科院法学所邓文博士作了题为“商标在先使用规则中应赋予在先使用人排他权的证伪”的主题报告。同济大学国际知识产权学院曹丽荣副教授担任与谈人，法学所副所长李建伟特聘研究员主持了本次活动。
邓文博士首先明确，本次讲座所研讨的商标在先使用规则仅指《商标法》第59条第3款所确立的在先使用规则。理论上一般认为在先使用人可依此规则在原使用范围内继续使用其在先商标，但“商标在先使用”仅是一种消极对抗商标权人侵权请求的抗辩手段，或在先使用人被动防御的工具，立法并未赋予在先使用人在原使用范围内排除他人使用的排他权。部分学者从商标在先使用规则的具体规定与《反不正当竞争法》（以下简称“《反法》”）第6条第1项规则相冲突为视角，试图论证赋予在先使用人在原使用范围内排他权的应然性。邓文博士详述了其论证逻辑。其后，邓文博士结合自己的研究成果，针对应赋予在先使用人在原使用范围内排他权的观点进行了相应反驳，具体理由如下：其一，赋予在先使用人排他权忽略了商标权人对在先使用人原使用范围的“侵略”；其二，赋予在先使用人排他权必然撼动商标注册取得制度；其三，应先适用商标法解决商标在先使用问题。且从域外大多数国家或地区对商标在先使用的具体规定来看，将商标在先使用视为商标权权利的限制，仅仅具有被动的抗辩效果，而不具有积极的排他效力或排他权。虽然同样存在部分国家认可在先使用人在原使用范围内具有排他权的情形，如欧盟附前提认可在先使用人在原使用范围内排他权，但是其前提是“需要成员国法律的允许”，而成员国法律允许的主要原因在于，根据成员国法律的规定在先使用标识可以获得权利，在先权益人依照该在先权利的存在而排除在后注册人对该标识在原使用范围内使用，而我国不存在类似规定。再如英国通过反假冒诉讼认可在先使用人在原使用范围内排他权，但是需注意的是，与我国采单一注册取得制不同，英国对商标权的取得采混合取得制，意味着使用与注册均可获得商标权，不存在动摇商标取得制度的问题。最后，出于对特定情形下在先使用人合法利益的维护，可以建议增设相关规则，在特定情形下赋予商标在先使用人一定限度的“排他力”。这种特定情形应满足四个必备要件：第一，商标在先使用成立；第二，存在未经许可的第三人在商标在先使用人原使用范围内使用商标权人商标的侵权行为；第三，商标权人拒不履行其排他权利；第四，第三人的侵权使用行为危害到在先使用人的合法利益。曹丽荣副教授在与谈中，首先对本次报告进行了总结。她表示，从《商标法》第59条第3款的规定来看，商标在先使用仅仅是赋予在先使用人一种消极对抗商标权人侵权请求的抗辩手段，学界对是否赋予在先使用人在原使用范围内排他权这一问题存在不同观点，大部分学者认为商标在先使用是一种不构成侵权的抗辩，在先使用人不享有任何权利，也有冲突的观点认为商标在先使用规则与《反法》第6条第1项的规则相冲突，从商标权益与反不正当竞争权益冲突的角度来看，应赋予在先使用人在原使用范围内排他权。这一问题在理论上的争议也影响了司法实践的处理，所以本次报告对该问题的探讨兼有理论价值及现实意义。其后，曹丽荣副教授认为邓文博士的观点具有创新性，巧妙解决了《商标法》第59条第3款规定不足之问题。设想当未经许可的第三人在商标在先使用人的原有使用范围内实施侵权行为，但商标权人拒不履行其排他权利，此时依《商标法》规定在先使用人无法排除第三人的侵权行为。因此，为了维护在先使用人的合法利益，并考虑到商标法的立法本意，可建议赋予在先商标使用人一定限度的排他力。最后，曹丽荣副教授对邓文博士提出的排他力的四个构成要件提出建议，她认为可以具体化在先商标使用人行使排他力的要求，为司法实践提供指导。在自由讨论环节，孟祥沛研究员参与讨论并提出三个观点：其一，本次报告所反驳的观点是商标在先使用规则应赋予在先使用人排他权，这一观点既不为我国法律明文规定，也不是学界的主流观点，因此报告的重要性和价值难以完全体现；其二，《反法》的“擅自使用”可以对商标权人以外的第三人侵权进行限制，因此《商标法》59条第3款与《反法》第6条1项是否存在冲突值得商榷；其三，在赋予在先使用权人排他力应满足的要件中，应效仿日本及韩国的规定，增加在先使用人的善意要件。对此，邓文博士进行了回应，他表示，早期国内学者已提出增加善意要件的主张，但在《商标法》的立法规定中并未予以体现，不过在司法实践中法官往往会考虑在先使用人主观是否为“善意”。其后，张亮博士参与讨论并提出问题，《反法》第6条第1项是否可以对第三人侵害在先使用人在原使用范围内的行为进行规制？对此，邓文博士进行了回应：虽然《反法》可以为解决该问题提供依据，但是在未注册在先使用商标保护大体系前提下，该问题的解决可以考虑通过补充商标法中相关法律规定去实现，而不建议继续寻求《反法》去解决。肖军副研究员、段占朝助理研究员也参与了讨论。在讲座的最后，李建伟特聘研究员对本次讲座进行总结。首先，他认为本次讲座选题非常具有现实意义，能够切实促进法规的完善。其后，李建伟特聘研究员指出本次报告的题目稍显晦涩，可以再斟酌。最后，李建伟特聘研究员感谢了邓文博士与曹丽荣副教授专业、精彩的讲座与点评及与会老师的积极研讨。
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